知的財産権の判例紹介

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判例紹介 No.28

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈および要旨認定を示した知財高裁大合議判決

知財高裁平成24年1月27日判決 平成22年(ネ)10043号

特許事務スタッフ

1.事案の概要
 物の発明において特許請求の範囲に製造方法が記載されている形式(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の特許権を有する原告が、特許発明と異なる製造方法で製造された被告製品は原告の特許権を侵害するとして、製造販売の差し止めを求めた事案である。

2.本件特許(特許3737810号)
【請求項1】次の段階:
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し,
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し,
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し,
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え,そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること,
を含んで成る方法によって製造される,プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。

3.主な争点
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか,(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか等であるが、特に,プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈が問題となった。

4.原審判決の要点(東京地裁平成19年(ワ)35324号)
 争点(1)についてのみ判断し,物の発明について,特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されているときは,物の構成を記載することが困難であるなどの特段の事情があるときを除き,製造方法を除外して技術的範囲を解釈することはできず,被告製品の製造方法は本件発明1の製法要件を充足しないと判示した。

5.本判決の要点
(1)(1) 争点(1)について  プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。被告製品は本件特許の技術的範囲に属しない。

(2)争点(2)について  特許法104条の3の抗弁に関し,プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。本件特許は、特許無効審判において無効にされるべきものである。

6.本判決の理由
(1)争点(1)について  特許法70条第1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と定めている。
 したがって、特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては,「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は,特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり,仮に,これを否定し,特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると,特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり,法的安定性を害する結果となる。
 そうすると,本件のように「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合,発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって,特許請求の範囲に記載された製造方法を超えて,他の製造方法を含むものとして解釈・確定することは許されないのが原則である。
 本件のような「物の発明」の場合,特許請求の範囲は,物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには,発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法1条等の趣旨に照らして,その物の製造方法によって物を特定することも許される。
 そして,そのような事情が存在する場合には,その技術的範囲は,特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても,製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして,特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく,「物」一般に及ぶと解釈され,確定されることとなる。
 プロダクト・バイ・プロセス・クレームには,「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため,製造方法によりこれを行っているとき」(便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。)と,「物の製造方法が付加して記載されている場合において,当該発明の対象となる物を,その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」(便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。)の2種類がある。
 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては,発明の技術的範囲は,「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく,同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し,不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては,発明の技術的範囲は,「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈される。
 本件発明1には,「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情」は存在しないから,不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきであり,その技術的範囲は,本件製法要件によって製造された物に限定される。
 被告製法は,本件発明1の製法要件のうち,工程a)を充足しない。被告製品は本件発明1の技術的範囲には属さない。

(2)争点(2)について  特許法104条の3に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は,特許無効審判請求手続において特許庁(審判体)が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。
 すなわち,本件のように,「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については,特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により,@ 発明の対象となる物の構成を,製造方法によることなく,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは,その発明の要旨は,特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく,「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが(真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム),A 上記@のような事情が存在するといえないときは,その発明の要旨は,記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。
 本件特許には,上記@にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないから、特許無効審判における発明の要旨の認定と同様に、特許法104条の3に係る抗弁においても、特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として,解すべきである。
 本件発明1は,特許法29条2項に違反してなされたものであり,特許無効審判において無効にされるべきものである。

7.検討
 従来、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈については、物質同一説(クレームに記載の製造方法に限定されず、物として同一であれば技術的範囲に属するとする説)と製法限定説(クレームに記載の製造方法により製造された物に限定されるとする説)とがあり、判決も分かれていた。
 本判決は、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては物質同一説を、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては製法限定説を適用すべきことを判示し、解釈を統一した。本判決は、大合議判決であるから、今後のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈は、本判決に従うことになると予想される。
 また、本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許要件を判断する際の発明の要旨認定についても、技術的範囲と同様であることを判示した。

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